Internet | Informatique

Sarbacane contre Google | Gmailify | 25 mai 2017

Action en contrefaçon de marque

La société d’email marketing Sarbacane, titulaire de la marque française et européenne « Mailify », a poursuivi Google en contrefaçon de marque au titre du lancement du service dénommé « Gmailify ». Cette nouvelle fonctionnalité a pour objet de permettre à l’utilisateur de faire bénéficier des caractéristiques du service Gmail à un compte de messagerie tiers (tel que Yahoo ou Hotmail par exemple).

Mise hors de cause de Google France

Sur le terrain de la procédure et dans la lignée de la jurisprudence « Booking » (Cour de Cassation, 8/12/2016), la société Google Inc. a été jugée seule responsable du choix du nom « Gmailify » dont elle est l’unique propriétaire et l’unique gestionnaire. Les faits reprochés par la société Sarbacane étant relatifs à l’activité du service Gmail et notamment à sa fonctionnalité dénommée Gmailify, les demandes de la société étaient mal dirigées à l’encontre de Google France.

Contrefaçon de marque exclue

Sur le fond, aucun risque de confusion n’a été retenu, tant dans l’esprit du consommateur anglophone que francophone pour les services de messagerie électronique et de collecte et livraison de messages par courrier électronique.

Conformément à l’article 9 du Règlement UE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, celle-ci confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.  Si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque communautaire et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale (article L 717-1 du code de propriété intellectuelle).

Appréciation du risque de confusion entre marques

Conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen (10 avril 1984) comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.

Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon à l’égard desquels la perception du public pertinent sera examinée par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt.

Dans ce cadre, le public pertinent est constitué lorsqu’il s’agit d’apprécier la contrefaçon pour la marque française par le consommateur français normalement informé et particulièrement attentif car les services visés au dépôt de la marque française sont télécommunications et services de messagerie électronique et pour la marque européenne par le consommateur européen normalement informé et particulièrement attentif car les services visés au dépôt sont télécommunications, service de collecte et de livraison de messages par courrier électronique et de développement de systèmes pour la transmission de données.

En effet, le consommateur de référence s’agissant de statuer sur la contrefaçon est bien le client de la société Sarbacane c’est-à-dire le professionnel qui entend développer ses activités d’e-mailing et non le simple consommateur normalement informé et raisonnablement attentif.

Fonctionnalité et service associé de Gmail

Il n’était pas établi par la société Sarbacane que la société Google utilisait le terme « Gmailfy » à titre de marque car ce service était relié à la messagerie GMail. Le signe utilisé à titre de marque pour identifier la provenance du service est donc GMail et non pas Gmailify qui n’est qu’une dénomination du service.  En conséquence, et même si l’usage du terme Gmailify est fait dans la vie des affaires, il n’est pas réalisé à titre de marque, la marque servant à identifier la provenance du service restant GMail.

Comparaison des signes en présence

De surcroît, la comparaison des signes en présence a également permis d’exclure la contrefaçon de marque : différence du nombre de lettres ; le terme « mailify » constitue un néologisme en anglais ; le fait de rajouter le suffixe « ify » est courant et laisse supposer un lien avec le système Android ; différence entre le mot mailify qui ne recouvre aucun sens particulier et le mot Gmailify qui signifie conférer à une boîte mail indépendante de Gmail ou une application également indépendante de Gmail les fonctionnalités de Gmail.

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