Dépôt frauduleux

Showroomprive.com c/ Vente-privee.com | 3 mars 2020

Même les marques bénéficiant d’une notoriété importantes, peuvent être déclarées nulles pour fraude.  Nouveau rebond dans l’affaire Showroomprive.com c/ Vente-privee.com : la nullité de la marque Vente-privee.com  a de nouveau été annulée, cette fois en première instance, pour dépôt frauduleux. Vente-privee.com  ne saurait s’approprier des termes génériques qui doivent rester disponibles pour tous les acteurs économiques de ce secteur et n’a aucune légitimité à monopoliser à son seul profit les termes “vente-privee”, extrêmement proches de “vente privée”, à titre de marque et à priver ses concurrents de l’usage de ces mots sauf à introduire une distorsion dans les règles de libre concurrence.

Historique de l’affaire

La société Vente-privee.com  a été créée en 2001 par un groupe d’actionnaires déjà actif dans le domaine du déstockage. Depuis cette date, elle organise, à l’attention de ses membres, des ventes événementielles de courte durée et à bas coût de produits invendus de diverses marques, sur son site internet. La société Showroomprive.com, créée en 2006, exerce la même activité depuis son site.  

Une action recevable

La société Showroomprive.com a été déclarée recevable à agir. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”. Selon l’article 32 du même code, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”

Nullité de marque pour fraude

Et l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ “Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Le ministère public peut agir d’office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3. Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. La décision d’annulation a un effet absolu.”

Il se déduit de l’application combinée de ces textes que lorsque la cause d’annulation d’une marque résulte de l’inaptitude intrinsèque du signe à constituer une marque, elle peut être invoquée par tout tiers intéressé.

Au cas particulier, la société Showroomprive.com, qui agit en nullité de la marque pour défaut de distinctivité et dépôt frauduleux, et dont il n’est pas contesté qu’elle est un concurrent de la société Vente-privee.com, a intérêt à faire annuler un monopole sur une marque dont elle estime qu’il confère un avantage injustifié à son titulaire, ce d’autant plus que par une lettre du 23 juillet 2015, cette dernière a mis en demeure la demanderesse de cesser d’imiter le signe vente-privee dans ses campagnes Adwords.

Marque distinctive par l’usage

Aux termes de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, “Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.” Selon l’article L.711-2 du même code, “Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont ainsi dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage.”

La société Showroomprive.com a établi que les termes “vente privée” désignaient déjà en 2013 et bien avant, de manière usuelle, le service consistant à proposer à la vente, lors d’événements d’une durée limitée dans le temps et à un public restreint et invité, des produits de marques en nombre limité provenant d’un déstockage.  L’utilisation des termes “vente privée” pour désigner l’activité à laquelle se livrent les parties est également admise par le dirigeant de la société Vente-privee.com à l’occasion d’une interview diffusée sur le site “Le Journal du Net” le 27 mai 2009, aux termes de laquelle celui-ci a déclaré que “Le nom “vente privée” c’est le nom de notre site, il aurait pu s’appeler autrement, c’est un terme générique et on a trouvé qu’il était très très bien. On avait la chance qu’il ne soit pas déposé et on s’est appelé “vente-privee.com”, ça veut tout dire.” L’expression “vente privée” est donc usuelle et générique de l’activité désignée à l’enregistrement en classe 35. Et, ni l’ajout d’un tiret, ni la suppression de l’accent dans l’élément verbal, non plus que le papillon, ne sont de nature à conférer à la combinaison une impression suffisamment éloignée de cette expression “vente privée” et de son sens usuel. En effet, l’élément verbal de la marque est dominant et le papillon rose, de faible dimension par rapport au reste du signe est exclusivement décoratif. Il sera probablement reconnu mais pas nécessairement retenu par le consommateur, peu important à cet égard que la marque litigieuse appartienne à une famille de marques. La marque constituait, dans le langage courant, au jour du dépôt, la désignation usuelle du service consistant à proposer à la vente, lors d’événements d’une durée limitée et à un public restreint, des produits de marques en nombre limité et à très bas prix, issus d’opérations de déstockage.

Acquisition de la distinctivité par l’usage

Néanmoins, la distinctivité de la marque a été acquise par l’usage. Selon l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, “Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage.” Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l’article 3 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988. Sont refusés à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés … b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; …d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ».

Une marque n’est pas refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, n’est pas susceptible d’être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s’applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d’enregistrement ou après l’enregistrement.”

Il en résulte qu’un signe, qui a été enregistré comme marque, alors qu’il était dépourvu de caractère distinctif, peut acquérir ultérieurement un tel caractère par l’usage qui en est fait, à titre de marque (Cass. Com., 14 mai 2013, pourvoi n°12-15.534 ; Cass. Com., 6 décembre 2016, pourvoi n° 15-19.048, Bull. 2016, IV, n° 154, Société Showroomprive.com c/ société Vente-privee.com).

En outre, par un arrêt du 7 juillet 2005 (Aff. C-353/03, Nestlé), la CJUE a jugé que « le caractère distinctif d’une marque peut être acquis en conséquence de l’usage de cette marque en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci. » et que « l’acquisition d’un caractère distinctif, peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée. Dans les deux cas, il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l’enregistrement est demandé, comme provenant d’une entreprise déterminée. » et que « ces éléments doivent, en outre, se rapporter à un usage de la marque en tant que marque, c’est-à-dire aux fins d’une telle identification par les milieux intéressés » (arrêt Nestlé).

La Cour de Luxembourg, dans l’arrêt Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1999 (Aff. C-108/97), a, également précisé que « Pour l’appréciation du caractère distinctif de la marque faisant l’objet d’une demande d’enregistrement, peuvent également être prises en considération la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. ».

La marque Vente-privee.com détient la position de « leader » du secteur des ventes événementielles en ligne en France avec près de 90% de parts de marché. Et un sondage Médiamétrie du 18 mai 2017 démontre que le site a été visité au cours du premier trimestre 2017 par près de 12 millions de visiteurs uniques français représentant 22% de la population française, plaçant la marque “vente-privee” au 5e rang des marques les plus connues de tout l’e-commerce. Une part significative des milieux intéressés identifie la marque en cause comme provenant de la société Vente-privee.com. La marque a donc acquis un caractère distinctif par l’usage dans les services de la classe 35 visée à l’enregistrement.

Dépôt frauduleux reconnu

Selon l’article L.712-6, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice. ». S’il résulte de cette disposition que le code de la propriété intellectuelle n’envisage la fraude que dans le cadre de l’action en revendication, sans d’ailleurs la définir en tant que telle, en vertu toutefois de l’adage selon lequel “la fraude corrompt tout”, l’enregistrement frauduleux d’une marque peut être annulé.

Il est ainsi constamment jugé « qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » (Cass. Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15.641).

Dans un arrêt rendu le 11 juin 2009 ( Aff. C- 529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli), la CJUE a considéré que « l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de (cet) article, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce » (point 37) et que « l’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (point 42). Il s’en déduit que « l’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt » (Cass. Com., 3 février 2015, n°13-18.025).

En l’occurrence, il est établi que l’expression “vente privée” a toujours désigné les ventes événementielles, à un public d’invités, de déstockage des invendus des collections passées des grandes marques. Ces ventes étaient à l’origine exclusivement organisées en magasins physiques. La société Vente-privee.com a adapté ce modèle à la vente en ligne et a, ce faisant, connu un succès sans équivalent, ainsi qu’en témoigne notamment l’abondante revue de presse versée aux débats.

Pour autant, elle ne saurait s’approprier des termes génériques qui doivent rester disponibles pour tous les acteurs économiques de ce secteur et n’a aucune légitimité à monopoliser à son seul profit les termes “vente-privee”, extrêmement proches de “vente privée”, à titre de marque et à priver ses concurrents de l’usage de ces mots sauf à introduire une distorsion dans les règles de libre concurrence.

Au surplus, la connaissance du caractère générique du terme et les intentions d’appropriation de ce terme par la société Vente- privee.com sont établies et même assumées par le dirigeant de cette société : « Si j’arrive à faire en sorte que le terme “vente privée” nous appartienne un jour, tant mieux. Je comprends qu’on puisse me le reprocher, mais c’est le jeu, chacun défend son territoire » – extrait d’une interview donnée à la revue Le Journal du Net en 2007). Télécharger la décision

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