Marques

Transposition du « Paquet Marques » | 15 novembre 2019

 

L’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 de transposition du « Paquet Marques » est entrée en vigueur.  Celle-ci transpose la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 et met en conformité le  code de la propriété intellectuelle avec le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017.

Objectif du paquet Marques

La transposition en droit français du « Paquet Marques » a pour objectif de moderniser et de rendre plus performants les dispositifs de protection des marques, notamment en permettant de :

– déposer de nouveaux types de marques répondant aux évolutions techniques et économiques (marques sonores ou animées dans des formats électroniques) ;

– réduire le coût du dépôt pour les marques visant une seule classe de produits ou de services, incitant ainsi les déposants à ne viser que les classes réellement pertinentes pour leur activité et entraînant, en conséquence, une plus grande disponibilité des signes et la possibilité de coexistence entre des acteurs sur le marché ;

– préciser le régime juridique des marques exploitées par une pluralité d’acteurs (marques collectives) ou présentant des garanties quant à certaines caractéristiques des produits ou services visés (marques de garantie) ;

– améliorer la défense des droits des titulaires de marques et de signes distinctifs :

– en élargissant la procédure d’opposition à d’autres droits antérieurs que la marque comme la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne, le nom de domaine et le nom d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une entité publique,

– en créant une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques permettant de faciliter ces actions, aujourd’hui ouvertes dans le seul cadre d’un contentieux judiciaire,

– en renforçant la lutte contre la contrefaçon par le rétablissement des contrôles douaniers sur les marchandises en transit externe et par la sanction des actes préparatoires à la contrefaçon ;

– apurer le registre national des marques en renforçant les exigences d’usage des marques enregistrées et en facilitant la libération des marques non exploitées pour permettre à d’autres acteurs de les utiliser, ainsi qu’en simplifiant la suppression des marques portant indûment atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, à l’ordre public ou à la protection des consommateurs, par la mise en place d’une procédure administrative de nullité et de déchéance des marques au sein de l’Institut national de la propriété industrielle ;

– renforcer la sécurité juridique des exploitants lorsque les droits de marques ont été acquis légitimement, en prévoyant qu’une action en nullité ou en contrefaçon ne peut pas prospérer si, au moment du dépôt de la marque postérieure, la marque antérieure n’était pas opposable (par exemple, parce qu’elle n’était pas exploitée ou qu’elle était elle-même susceptible d’être annulée). Une personne qui commence l’exploitation d’une marque en toute légalité (par exemple parce qu’une marque antérieure existe mais est susceptible de déchéance faute d’exploitation depuis plus de cinq ans) ne peut plus être sanctionnée par la suite (par exemple lorsque la marque antérieure commence à être exploitée après le dépôt de la marque postérieure) ;

– organiser un partage de compétences clair entre l’Institut national de la propriété industrielle et les juridictions s’agissant des demandes en nullité ou en déchéance des marques, dans un double objectif : déjudiciariser une partie du contentieux de la nullité et de la déchéance tout en préservant l’unicité des litiges ;

adapter la procédure de recours contre les décisions administratives rendues par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres d’une part, et en matière de nullité ou de déchéance des marques d’autre part, afin de se rapprocher de la procédure d’appel de droit commun.

Recours devant l’INPI

 

Est retenu le principe dégagé depuis plus de dix ans par la jurisprudence selon lequel les recours formés devant les cours d’appel, à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI statuant sur la délivrance, le rejet ou le maintien des titres de propriété industrielle sont des recours en annulation : la cour d’appel annule la décision contestée ou rejette le recours et n’examine que les pièces produites et les moyens soulevés devant l’Institut. En revanche, compte tenu de l’impact très important de la décision du directeur général de l’INPI sur les droits des parties, les recours relatifs aux décisions prises en matière de nullité ou de déchéance de marques sont des recours en réformation. Est ainsi déférée à la cour la connaissance de l’entier litige, les parties pouvant produire de nouvelles pièces et soulever des moyens nouveaux. Pour les mêmes raisons, les recours formés contre les décisions statuant sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques sont suspensifs, à la différence des décisions de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle. La procédure de recours contre les décisions administratives du directeur général de l’INPI est modifiée afin de se rapprocher de la procédure d’appel de droit commun, étant précisé que les articles du code de procédure civile relatifs à l’appel ne sont pas applicables.

Enfin, compte tenu de l’impact que peut avoir la décision de la cour d’appel sur la politique de délivrance des titres de propriété industrielle, la possibilité déjà reconnue au directeur général de l’INPI de former un recours en cassation est maintenue, tout en étant élargie aux décisions de la cour d’appel statuant sur un recours formé contre une décision administrative en matière de nullité ou de déchéance d’une marque.

L’article L. 411-5 relatif à la motivation des décisions du directeur général de l’INPI est complété afin d’en élargir la portée aux décisions rendues en matière de nullité ou de déchéance de marques ainsi qu’aux décisions relatives aux dessins et modèles.

Classification et enregistrement des marques

La distinction économique entre les marques de fabrique et les marques de commerce étant dépourvue de conséquences juridiques, la qualification de « marques de produits ou de services », empruntée au droit européen, est substituée à celle de « marques de fabrique, de commerce et de service ». Dorénavant, peut constituer une marque un signe apte à être représenté dans le registre national des marques dès lors que l’objet de la protection peut en être clairement et précisément déterminé. Cet assouplissement devrait permettre l’enregistrement à titre de marque de signes dits « non traditionnels », à savoir non susceptibles de représentation graphique, mais pouvant être représentés par de nouveaux moyens techniques (notamment dans des fichiers audio, vidéo ou audiovisuels).

Le nouvel article L. 711-2 du CPI regroupe l’ensemble des conditions absolues de validité d’une marque dans une disposition unique : sanction de l’inaptitude d’un signe à constituer une marque ; précisions des modalités d’appréciation du caractère distinctif de la marque ; critères de licéité du signe déposé ; reconnaissance de l’exigence dite de « distinctivité autonome », soit la capacité du signe à distinguer des produits ou services afin d’être perçu par le consommateur comme l’indication d’une origine commerciale ; liste des exclusions des signes descriptifs et devenus usuels ; le caractère distinctif doit avoir été acquis avant le dépôt de la demande afin de préserver l’égalité entre les déposants ; exclusion de la protection d’un signe entièrement constitué par la forme ou une autre caractéristique du produit, imposée par sa nature, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou lui conférant une valeur substantielle. En effet, l’application du droit des marques ne doit pas permettre de contourner les règles propres aux brevets, aux œuvres de l’esprit ou aux dessins et modèles, notamment celles tenant à la durée légale de protection.

Les exclusions connues du droit français sont également reprises : est ainsi illicite une marque interdite en application de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ainsi qu’une marque de nature à tromper le public.

Enfin, ne peut être adopté à titre de marque un signe exclu en application de la législation relative aux appellations d’origine, aux indications géographiques, aux mentions traditionnelles pour les vins, aux spécialités traditionnelles garanties et aux variétés végétales antérieures, ainsi qu’un signe dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi.

Atteinte à une marque antérieure

La notion d’atteinte à une marque antérieure est précisée. Il y est notamment ajouté que ne peut être valablement enregistré un signe portant atteinte à une marque antérieure jouissant d’une renommée si l’usage du signe sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Afin d’adapter le système français du droit des marques à l’évolution des pratiques commerciales, permise notamment par le développement de l’Internet, le Gouvernement a souhaité ajouter expressément le nom de domaine à l’énumération légale des droits antérieurs. L’article consacre ainsi une jurisprudence établie qui reconnaît le nom de domaine comme une antériorité opposable à une marque postérieure. De plus, le nom de domaine étant assimilable à un nom commercial utilisé en ligne, son opposabilité est subordonnée, d’une part, au rayonnement géographique du signe dont la portée ne doit pas être seulement locale et, d’autre part, à l’existence d’un risque confusion dans l’esprit du public.

La protection contre les dénominations publiques est également renforcée. Ainsi, l’antériorité tirée de l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée des collectivités territoriales est étendue aux établissements publics de coopération intercommunale, déjà bénéficiaire du droit d’alerte introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Plus largement, le nom d’une entité publique pourra dorénavant constituer une antériorité opposable à une marque s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il s’agit d’aligner la protection des noms publics sur celle des dénominations commerciales, les entités publiques pouvant elles aussi être victimes de détournements de leurs signes distinctifs.

Est introduit à l’article L. 711-3 du CPI, un droit antérieur spécifique pour contester la validité des marques dont l’enregistrement a été indûment demandé par l’agent ou le représentant du titulaire légitime. Bien que le droit français permette déjà d’en obtenir la nullité ou le transfert sur le fondement de la fraude, la Directive marques est allée plus loin en sanctionnant les détournements et usurpations de marques au détriment de leurs titulaires légitimes.

Jusqu’à présent réservée aux titulaires de marques antérieures ou aux bénéficiaires d’un droit exclusif d’exploitation, aux collectivités territoriales et aux personnes habilitées à défendre des indications géographiques, une opposition pourra désormais être engagée sur le fondement d’une dénomination sociale, d’un nom commercial, d’une enseigne, d’un nom de domaine ou du nom d’une entité publique. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), bénéficiaires du droit d’alerte en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement de marque contenant leur dénomination mis en place à l’INPI par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, pourront former une opposition sur le fondement d’une atteinte à leur nom, leur image ou à leur renommée. Une opposition pourra également être engagée par le titulaire d’une marque protégée dans un Etat membre de l’Union de Paris et dont l’enregistrement a indûment été demandé en France par son agent ou son représentant. Ainsi, parmi les droits antérieurs, tous ceux constituant des signes distinctifs pourront être invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition, comme c’est le cas devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ou devant la plupart des offices étrangers.

Par ailleurs, la procédure d’opposition pourra être engagée sur le fondement d’un ou plusieurs droits antérieurs, sous réserve de leur appartenance au même titulaire, réduisant en conséquence le coût global de la procédure qui, jusqu’à présent, nécessitait l’acquittement d’une redevance d’opposition pour chacun des droits antérieurs invoqués. L’article L. 712-5 introduit une phase d’instruction mettant un œuvre un débat contradictoire entre les parties. L’article L. 712-5-1 prévoit que l’opposition est rejetée lorsque l’opposant ne peut pas justifier d’un usage sérieux de sa marque antérieure invoquée au soutien de l’opposition ou établir de justes motifs de non-usage. Cette disposition alourdit la charge de la preuve pesant sur l’opposant puisqu’il peut être amené à produire des preuves d’usage pour chacun des produits ou services invoqués à l’appui de sa demande, et non plus pour un seul comme c’est le cas actuellement. Un débat contradictoire peut avoir lieu sur la pertinence des preuves apportées. L’examen des preuves d’usage par l’INPI est également renforcé.

 

Précisions sur les droits conférés par la marque

Le titulaire de la marque peut ainsi interdire l’usage dans la vie des affaires par un tiers non autorisé, d’une part, d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits et services identiques à ceux couverts par la marque (double identité) et, d’autre part, d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés (hors double identité), s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

La notion d’usage est essentielle car seule l’utilisation effective du signe pour désigner des produits ou services peut constituer un acte de contrefaçon, à l’exclusion donc du simple dépôt à titre de marque. Cette disposition mettra un terme à une jurisprudence fluctuante des juridictions françaises. Dorénavant, le dépôt qui, en lui-même, porterait atteinte à une marque antérieure pourra être sanctionné par une opposition à la demande d’enregistrement ou par la nullité de la marque si elle est enregistrée, et non plus par la contrefaçon.

Le nouvel article L. 713-3 prohibe les atteintes portées à une marque jouissant d’une renommée, entendues de l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, dès lors que l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. La renommée permet en effet d’étendre au-delà de la spécialité la protection conférée par le dépôt de la marque. L’atteinte à une marque jouissant d’une renommée est ainsi sanctionnée au titre de la contrefaçon et non plus sur le terrain de la responsabilité civile comme cela était le cas jusqu’à présent en droit français. L’article L. 713-3-1 énumère de manière non exhaustive les usages qui peuvent être interdits par le titulaire de la marque.

Retenues douanières

L’article L. 713-3-2 du CPI rompt avec la jurisprudence Nokia et Philips (CJUE, 1er décembre 2011, C-446/09 et C-495/09) en rétablissant la possibilité pour les autorités douanières de réaliser des retenues pour des marchandises en transit soupçonnées de contrefaçon sans qu’il soit nécessaire que le titulaire de la marque prouve qu’elles sont destinées à un Etat où leur commercialisation est interdite. L’article L. 713-3-3 permet de sanctionner les actes préparatoires à la contrefaçon, notamment l’apposition d’un signe identique ou similaire à la marque sur des conditionnements, des étiquettes ou plus généralement sur tout autre support sur lequel la marque peut être apposée. L’article L. 713-3-4 introduit la possibilité pour le titulaire de la marque d’agir à l’encontre d’un usage générique de son signe dans un dictionnaire ou une encyclopédie, afin de lutter contre la dégénérescence de ses droits. Il peut demander à l’éditeur d’indiquer que le signe reproduit est une marque enregistrée.

L’article L. 713-5 du CPI est réécrit afin de préciser le régime de la marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la propriété intellectuelle (ci-après, « la marque notoire »), c’est-à-dire la marque non enregistrée bénéficiant d’une protection du fait de sa notoriété. A la suite de la modification, par la présente ordonnance, du régime de la marque jouissant d’une renommée sur lequel était aligné celui de la marque notoire, un régime ad hoc doit être créé conformément aux engagements internationaux de la France en matière de propriété industrielle, notamment eu égard aux dispositions de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 16 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Alors que la doctrine française est partagée sur le point de savoir si la marque notoire doit jouir, dans le champ des produits ou des services pour lesquels elle est notoirement connue, de la même protection que celle conférée aux marques enregistrées (et donc bénéficier du régime de la contrefaçon), le Gouvernement estime que le système français des marques fait de l’enregistrement le seul vecteur de droits sur la marque et que la notoriété ne saurait y suppléer. Par conséquent, l’atteinte portée à une marque notoire sera désormais sanctionnée sur le seul terrain de la responsabilité civile.

L’article L. 713-6 du CPI est substantiellement modifiée. Il prévoit désormais des limites aux droits conférés par la marque, afin d’organiser une coexistence entre les droits du titulaire de la marque et l’usage loyal de signes par des tiers, comme l’usage par une personne physique de son nom de famille ou de son adresse, l’usage d’éléments non distinctifs ou descriptifs. Cet article précise également que l’usage local d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, s’il a commencé avant l’enregistrement de la marque, doit pouvoir perdurer dans les limites du territoire où ils sont reconnus.

En outre, le titulaire ne peut pas s’opposer à l’usage de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. La condition antérieurement prévue relative à l’absence de risque de confusion sur l’origine des produits ou services marqués, non prévue par la Directive, est supprimée. L’usage d’une marque susceptible de créer une confusion sur l’origine des produits ou services pourra néanmoins être considéré comme non conforme aux usages loyaux du commerce.

Enfin, la disposition selon laquelle le titulaire de la marque peut demander une limitation ou une interdiction de ces usages en cas d’atteinte à ses droits n’étant pas prévue par la Directive, elle est supprimée.

Actuellement, moins d’une centaine d’actions en nullité et d’une soixantaine actions en déchéance sont engagées à titre principal chaque année devant les dix tribunaux de grande instance spécialisés. Les acteurs économiques peuvent être réticents à s’engager dans un contentieux judiciaire, parfois long et coûteux. Le plus souvent, les demandes en nullité ou en déchéance d’une marque sont formées à titre reconventionnel, à l’occasion d’une action en contrefaçon. Cette situation conduit au maintien de titres potentiellement nuls ou non exploités et génère une insécurité juridique pour les acteurs économiques souhaitant investir un marché en déposant une marque.

Par conséquent, l’enjeu de cette procédure administrative en nullité et en déchéance est double : d’abord, elle permettra aux acteurs économiques de faire valoir leurs droits plus facilement, plus rapidement et à moindre coût ; ensuite, elle facilitera la disparition de marques bloquant abusivement un accès au marché en raison d’un défaut d’exploitation ou de validité ou en cas d’atteinte à l’intérêt général. La procédure administrative permettra ainsi de déjudiciariser une partie de ce contentieux technique et d’apurer le registre national des marques afin de trouver un juste équilibre entre les droits conférés et la liberté du commerce et de l’industrie.

Répartition de compétences entre l’INPI

L’article L. 716-5 du CPI est modifié afin d’énoncer les règles de répartition de compétences entre l’INPI et les juridictions s’agissant des demandes en nullité ou en déchéance de marques. Cette disposition prévoit que l’INPI est seul compétent pour statuer sur ces demandes formées à titre principal lorsqu’elles sont exclusivement fondées sur :i) tous les motifs absolus ; ii) les motifs relatifs liés aux signes distinctifs (marque antérieure, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, nom d’une entité publique) et aux signes territoriaux (nom des collectivités territoriales et des EPCI, appellations d’origine et indications géographiques) ; iii) tous les motifs de déchéance.

Les tribunaux de grande instance seront seuls compétents pour connaître :

– des demandes en nullité fondées sur une atteinte à un droit antérieur tel qu’un droit d’auteur, un dessin ou modèle ou un droit de la personnalité ;

– des demandes reconventionnelles en nullité ou en déchéance en l’absence de toute saisine antérieure de l’INPI, quel que soit le motif invoqué ;

– de toute demande en nullité ou en déchéance, quel que soit le motif invoqué, lorsqu’une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal (comme par exemple une action en contrefaçon, en concurrence déloyale ou en responsabilité contractuelle) ou lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque et sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond.

Cette répartition claire et lisible des compétences poursuit les objectifs suivants :

– la lisibilité du droit pour les justiciables et la préservation d’une bonne administration de la justice ;

– l’effectivité de la transposition de l’article 45 de la directive poursuivant l’objectif de faciliter les demandes de nullité et déchéance pour libérer les registres de marques de titre qui n’ont pas à y figurer et qui bloquent l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs ;

– la cohérence avec le système des marques de l’Union européenne qui ne peuvent être invalidées que par demandes formées devant l’EUIPO, les juridictions nationales n’étant pas compétentes, sauf par voie d’exception, dans le cadre d’une action en contrefaçon ;

– la préservation de l’unité des litiges, les parties n’étant, par exemple, pas obligées de scinder leurs demandeurs lorsqu’elles agissant à la fois en nullité et en contrefaçon à l’encontre d’une même partie ;

– la prévention des stratégies dilatoires afin de retarder ou s’opposer à une action en contrefaçon.

 

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